Qu'est-ce qu'une recherche de marque ?
Une recherche de marque consiste à vérifier si le signe que vous souhaitez utiliser est déjà utilisé ou protégé par des tiers et si cela peut engendrer un conflit.
Est considéré comme marque tout signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il peut s'agir de mots, de lettres, de chiffres, d'images, de formes tridimensionnelles ou de combinaisons de ces éléments avec des couleurs (art. 1, al. 1 LPM, art. 1, al. 2 LPM).
En pratique, il s'agit souvent de noms, de logos, de désignations de produits, de noms d'applications, de noms de boutiques ou de slogans. Une bonne recherche ne se limite donc pas à vérifier si le nom exact existe déjà. Elle cherche surtout à savoir si un signe similaire est protégé pour des produits et services identiques ou similaires. C'est précisément là que se situent la plupart des risques.
Pourquoi l'enregistrement auprès de l'IPI ne suffit-il pas ?
La réponse courte est la suivante : lors de l'enregistrement, l'IPI ne vérifie pas automatiquement si votre marque entre en conflit avec des marques antérieures.
La loi distingue les motifs d'exclusion absolus et relatifs. Les motifs d'exclusion absolus concernent par exemple les signes qui appartiennent au domaine public, qui sont trompeurs ou qui sont contraires à la loi et à l'ordre public (art. 2 LPM). L'IPI examine ces points au cours de la procédure d'enregistrement et rejette la demande si de tels motifs d'exclusion se présentent (art. 30, al. 2 LPM).
Il en va autrement pour les droits sur des marques antérieures. Les signes sont exclus de la protection des marques lorsqu'ils sont identiques ou similaires à une marque antérieure et qu'ils sont destinés à des produits ou services identiques ou similaires, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion (art. 3, al. 1 LPM). En principe, seul le titulaire de la marque antérieure peut se prévaloir de ces motifs d'exclusion relatifs (art. 3, al. 3 LPM).
L'IPI indique lui-même qu'il n'examine pas les éventuelles violations de marques et de droits de raison de commerce antérieurs lors de la procédure d'enregistrement. Une vérification préalable par vos soins avant le dépôt est donc essentielle. Concrètement, cela signifie que votre marque peut être enregistrée mais être attaquée par la suite. Le titulaire d'une marque antérieure peut faire opposition après la publication. Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement (art. 31, al. 1 LPM, art. 31, al. 2 LPM).
Quelles sources devez-vous vérifier en premier ?
Vous pouvez effectuer vous-même une première recherche de marque. Elle ne remplace pas une analyse juridique, mais elle vous aide à identifier rapidement les risques évidents.
Le point de départ le plus important est la base de données des marques Swissreg de l'IPI. Vous y trouverez les marques suisses, les demandes d'enregistrement de marques en suspens et les enregistrements internationaux ayant effet protecteur pour la Suisse. De plus, vous devriez vérifier si des entreprises similaires sont inscrites au registre central des commerces, si les domaines correspondants sont attribués et si le nom est déjà fortement utilisé sur Internet par une autre entreprise.
Sur sa page consacrée à la recherche personnelle, l'IPI recommande expressément de prendre en compte non seulement les marques, mais aussi les raisons de commerce et les noms de domaine.
L'ordre de ces étapes est important. Commencez large par les résultats identiques. Recherchez ensuite les variantes, les fautes d'orthographe, les séparations, les formes au pluriel, les débuts et les fins de mots similaires. Pour les termes en anglais ou dans d'autres langues étrangères, vous devriez également vérifier les traductions et orthographes évidentes. En ce qui concerne les logos, il faut ajouter que les éléments figuratifs sont plus difficiles à rechercher dans les bases de données que les mots.
Quels sont les critères déterminants pour le risque de confusion ?
Le risque de confusion ne signifie pas seulement que les clients confondent directement deux marques. Il suffit qu'ils perçoivent certes une différence, mais qu'ils supposent l'existence d'un lien économique en raison de la similitude.
Le Tribunal fédéral définit le risque de confusion comme une atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il y a risque de confusion lorsque le public attribue les produits ou les services au mauvais titulaire de la marque ou qu'il suppose des rapports erronés en raison de la similitude (ATF 128 III 96 consid. 2a). Ce qui importe, ce n'est pas une comparaison isolée des lettres, mais l'impression générale.
Pour votre recherche de marque, cela signifie que vous devez examiner au moins trois niveaux. Tout d'abord, la similitude des signes est importante. Les noms ont-ils une prononciation similaire ? Ont-ils un aspect similaire ? Ont-ils un sens similaire ? Pour les marques verbales, la graphie, la sonorité et la signification entrent en compte. Pour les logos, s'y ajoute l'effet graphique.
Ensuite, la proximité des produits et services est déterminante. Plus les produits ou services sont proches, plus la distance entre les signes doit être grande. Le Tribunal fédéral constate que l'identité ou la similarité constitue une limite. Si les produits ou services ne sont pas au moins similaires, un motif d'exclusion relatif n'entre en principe pas en ligne de compte, mis à part les cas particuliers comme les marques de haute renommée (Arrêt du TF 4A_265/2020 consid. 7.1). Il y a similarité lorsqu'il existe une certaine proximité entre les offres. Elle fait plutôt défaut lorsque les produits ont des buts différents ou sont utilisés différemment (Arrêt du TF 4A_265/2020 consid. 7.2).
Enfin, la force distinctive de la marque antérieure joue un rôle. Une marque fantaisiste ou connue dispose généralement d'un champ de protection plus large qu'un signe faible proche de la description. Inversement, pour les marques faibles, de légères différences peuvent suffire. Néanmoins, vous ne pouvez pas simplement ignorer les éléments descriptifs s'ils marquent l'impression générale.
Comment examiner correctement les produits et services ?
Lors du dépôt de la marque, vous devez indiquer pour quels produits et services votre marque doit être protégée. Ces indications doivent être précises et classées selon la classification de Nice (art. 11 OPM).
Cette liste est cruciale pour la recherche. Vous ne devriez pas seulement comparer les classes, mais les produits et services concrets. Deux marques dans la même classe peuvent ne poser aucun problème si les offres sont très éloignées. Inversement, des offres issues de classes différentes peuvent tout de même être assez proches en pratique pour générer un risque.
Un exemple tiré de la jurisprudence l'illustre bien. L'affaire ORFINA concernait d'une part des montres et d'autre part d'autres accessoires de mode potentiels. Le Tribunal fédéral a précisé qu'un rapport général avec des articles de mode ne suffit pas automatiquement à lui seul pour admettre une similarité (ATF 128 III 96 consid. 2d).
Dans l'affaire Lumimart contre Luminarte, le Tribunal fédéral a en revanche admis la proximité dans le domaine de l'éclairage. Les luminaires, les agents lumineux et les produits associés peuvent, du point de vue du public, être étroitement liés (Arrêt du TF 4A_265/2020 consid. 7.3). Pour votre recherche, cela signifie : ne pensez pas seulement en termes de classes, mais du point de vue du client.
Quels sont les risques malgré une marque enregistrée ?
Une marque enregistrée vous confère un droit exclusif. Le titulaire de la marque peut l'utiliser pour les produits ou les services revendiqués et en disposer (art. 13, al. 1 LPM). Il peut interdire à d'autres, sous certaines conditions, d’utiliser un signe similaire, par exemple sur des produits, dans la publicité, sur des papiers d'affaires ou de toute autre manière dans les affaires (art. 13, al. 2 LPM).
Ceci est particulièrement important pour les sites web, les boutiques en ligne et les domaines. Un conflit peut donc surgir non seulement si vous apposez un signe directement sur un produit, mais aussi l'utilisation en tant que nom de boutique, de domaine, de nom sur les réseaux sociaux ou de signe publicitaire peut devenir pertinente s'il existe un lien suffisant avec la Suisse et que les autres conditions sont remplies.
Le risque n'est donc pas uniquement théorique. Une marque antérieure peut entraîner une opposition, une procédure de radiation ou de nullité, des prétentions en cessation de trouble et des frais. Dans le pire des cas, vous devrez changer de nom après le lancement, modifier les emballages, remplacer les domaines et reconstruire votre matériel marketing.
Quand faire appel à une aide professionnelle ?
Une recherche personnelle est utile, mais elle a ses limites. L'IPI indique lui-même que les bases de données gratuites n'offrent, surtout pour les marques similaires, que des bases de décision à la fiabilité limitée. Les marques figuratives, les noms de fantaisie courts, l'expansion internationale, les secteurs très concurrentiels et les noms proches de termes descriptifs sont particulièrement délicats.
Un soutien professionnel en vaut la peine, en particulier si vous investissez déjà dans le branding, l'emballage, le site web ou la publicité. Le préjudice d'un conflit ultérieur est alors nettement plus élevé que le coût d'un examen préalable. Si vous avez besoin de soutien en matière de protection des marques, Jurata vous aide volontiers à tout moment via son service de protection des marques.
Comment procéder en pratique ?
Le mieux est de traiter la recherche de marque comme une étape incontournable avant chaque dépôt. Tout d'abord, définissez précisément le signe. S'agit-il d'un simple nom, d'un logo ou d'une marque combinée ? Ensuite, définissez les produits et services de la manière la plus concrète possible. Ce n'est qu'après que vous rechercherez dans Swissreg des signes identiques et similaires, que vous compléterez la recherche avec les raisons de commerce, les domaines et la recherche sur Internet, et que vous évaluerez les résultats en fonction de la proximité, de la similitude des signes et de la force distinctive.
Si vous avez plusieurs noms potentiels, examinez-les si possible en parallèle dès le début. Souvent, la première recherche montre déjà quels noms sont très encombrés et lesquels ont de meilleures chances. Vous éviterez ainsi que votre équipe ne s'investisse trop émotionnellement et financièrement dans une marque qui s'avérera instable sur le plan juridique.
Questions fréquentes sur la recherche de marque
Ma marque doit-elle être libre dans le monde entier ?
Non. Pour un dépôt de marque en Suisse, il importe d'abord de savoir si des droits antérieurs ayant effet en Suisse s'y opposent. Toutefois, si vous souhaitez vendre plus tard dans l'UE, aux États-Unis ou à l'échelle internationale, vous devriez étendre la recherche à ces marchés.
Suffit-il que le nom de domaine soit encore libre ?
Non. Un domaine libre ne signifie pas que le nom est libre au sens du droit des marques. Le droit des marques, le droit des raisons de commerce et les noms de domaine obéissent à des règles différentes. Un domaine peut être disponible alors qu'il existe une marque antérieure similaire.
Puis-je déposer une marque malgré des résultats similaires ?
Cela dépend de la proximité concrète. Des résultats similaires ne constituent pas automatiquement une interdiction. L'impression générale, la proximité des produits et services, la force distinctive et la perception de la clientèle concernée sont déterminantes.
Dois-je d'abord faire des recherches ou d'abord déposer la marque ?
En règle générale, vous devriez d'abord faire des recherches. Bien que le dépôt puisse être rapide, un conflit ultérieur peut s'avérer nettement plus coûteux. Une recherche de marque rigoureuse réduit le risque de devoir changer de nom après l'enregistrement ou après le lancement sur le marché.
