Qu'est-ce qui est considéré légalement comme une marque ?
Une marque est un signe qui distingue les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il peut s'agir d'un mot, d'un logo, d'une combinaison de lettres, d'un chiffre, d'une représentation graphique, d'une forme tridimensionnelle ou d'une combinaison de ces éléments (art. 1 LPM).
Pour les PME, cela signifie que le nom de l'entreprise n'est pas le seul à pouvoir être pertinent en matière de droit des marques. Le nom d'un produit, un slogan, l'icône d'une application, un logo graphique ou la combinaison d'un nom, d'un graphisme et d'une couleur peuvent également constituer une marque. Le droit sur la marque naît en principe de son inscription au registre des marques (art. 5 LPM). Ainsi, quiconque se contente d'utiliser un signe sans l'enregistrer comme marque ne bénéficie pas automatiquement de la même protection qu'une marque enregistrée.
En même temps, il est important de noter que même si vous n'avez pas encore déposé de marque vous-même, vous pouvez porter atteinte à des droits antérieurs avec le nom ou le logo que vous projetez d'utiliser. En Suisse, le risque de contrefaçon de marque n'apparaît pas seulement après le dépôt d'une marque propre, mais dès l'usage commercial d'un signe conflictuel.
Pourquoi l'inscription au registre du commerce ne protège-t-elle pas automatiquement en tant que marque ?
L'inscription au registre du commerce protège la raison de commerce, c'est-à-dire le nom officiel de l'entreprise, mais elle ne remplace pas l'examen de la marque. La raison de commerce inscrite et publiée au registre du commerce est certes réservée à l'usage exclusif de l'ayant droit (art. 956 CO). Cependant, cette protection de la raison de commerce n'est pas identique à la protection de la marque.
Un exemple : une Sàrl peut être inscrite au registre du commerce et utiliser néanmoins un nom qui entre en conflit avec une marque antérieure. Inversement, une marque peut conférer à une entreprise des droits sur un signe qui n'est pas identique à sa raison de commerce. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) souligne donc expressément qu'une raison de commerce n'est pas automatiquement protégée en tant que marque et qu'il convient d'effectuer des recherches sur les marques, raisons de commerce et noms de domaine identiques et similaires avant de déposer une marque.
La jurisprudence montre par ailleurs que les composants d'une raison de commerce peuvent également être risqués. Dans une décision concernant « NOBILIS Switzerland Sàrl » et « Nobilis Estate SA », le Tribunal fédéral a considéré que des ajouts descriptifs, tels qu'une indication géographique ou un domaine d'activité, ne suffisent pas nécessairement lorsque l'élément dominant est repris (TF 4A_238/2023 consid. 2.2).
Quand y a-t-il risque de contrefaçon de marque en Suisse ?
En Suisse, un risque de contrefaçon de marque existe avant tout lorsqu'un signe plus récent ressemble à une marque antérieure et qu'il est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion (art. 3, al. 1, let. c LPM).
Le risque de confusion ne signifie pas seulement que les clients confondent effectivement deux entreprises. Il suffit également que, du fait de la ressemblance, ils supposent un lien économique erroné. Le Tribunal fédéral le décrit ainsi : il y a risque de confusion lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la marque antérieure dans sa fonction de distinction et que les milieux concernés attribuent les produits ou services au mauvais titulaire de la marque ou supposent des liens erronés (TF 4A_28/2021 consid. 6.5).
L'impression d'ensemble est déterminante. Pour les signes verbaux, la prononciation, le graphisme et la signification comptent. Pou les logos, ce sont le motif visuel, la disposition, les couleurs, les formes et les éléments dominants qui importent. Plus les produits ou services sont similaires, plus le signe le plus récent doit s'en écarter. Pour des produits identiques, une légère différence dans le logo ou une police de caractères légèrement différente ne suffit souvent pas.
Quelles questions les PME doivent-elles examiner avant de choisir un logo et un nom ?
Avant le lancement, vous ne devez pas seulement vous demander si le nom semble « encore libre ». Ce qui est déterminant, c'est de savoir s'il existe des droits antérieurs et si votre signe s'en rapproche trop.
Tout d'abord, vous devez vérifier si des marques identiques ou similaires sont enregistrées ou déposées en Suisse. Pour cela, Swissreg est le point de départ le plus important. Vous y trouverez les marques suisses et les marques internationales ayant effet de protection en Suisse. Cette recherche ne constitue toutefois qu'une première orientation. L'IPI indique que Swissreg ne suffit pas pour clarifier de manière définitive les conflits potentiels, car les graphies similaires, les prononciations proches et les éléments figuratifs n'y sont que de manière limitée repérables.
Ensuite, vous devez vérifier s'il existe des raisons de commerce similaires au registre du commerce. C'est particulièrement important si le nom de votre entreprise doit être utilisé en même temps comme marque ou comme désignation de produit. Les noms de domaine, les comptes de réseaux sociaux et les résultats Google peuvent également donner des indications sur l'utilisation éventuelle d'un signe sur le marché.
Pour les logos, une prudence particulière est de mise. Les marques figuratives et les éléments graphiques sont plus difficiles à rechercher que les simples marques verbales. Deux logos peuvent être d'une proximité problématique même si le texte est différent, mais que la forme, le motif, l'univers de couleurs ou l'effet général sont similaires. C'est pourquoi, notamment lors d'un rebranding, une recherche professionnelle de marques s'impose avant de déployer la nouvelle identité visuelle sur le site Internet, les emballages et la publicité.
Pourquoi une recherche de noms identiques ne suffit-elle pas ?
De nombreuses PME recherchent uniquement le nom exact. C'est insuffisant. Le droit des marques protège non seulement contre les signes identiques, mais aussi contre les signes similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3, al. 1 LPM).
Une marque peut donc également poser problème si elle s'écrit différemment mais se prononce de manière similaire. De même, une abréviation peut être risquée si elle reprend l'élément dominant d'une marque antérieure. Pour les logos, un motif visuel similaire avec une disposition proche peut déjà suffire si les clients ciblés ne distinguent pas clairement les signes dans leur mémoire.
La célèbre décision relative aux lapins en chocolat montre à quel point l'impression d'ensemble est importante. Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un risque de confusion parce que les produits contestés s'inspiraient fortement de la forme protégée dans le souvenir du public moyen. Des différences de détail isolées n'écartaient pas le risque de confusion (TF 4A_587/2021 consid. 8.3).
Quelles peuvent être les conséquences d'une contrefaçon de marque ?
Quiconque viole ou met en danger une marque antérieure peut être stoppé par voie judiciaire. Le titulaire de la marque peut demander l'interdiction d'une violation imminente, la cessation d'une violation existante et d'obtenir des renseignements sur l'origine, la quantité et les destinataires des objets marqués de manière illicite (art. 55, al. 1 LPM).
Le droit des marques donne en outre au titulaire de la marque le droit d'interdire à des tiers certains usages. Cela comprend notamment l'apposition du signe sur des produits ou des emballages, l'offre de services sous ce signe et l'utilisation sur des papiers d'affaires, dans la publicité ou d'une autre manière dans les affaires (art. 13, al. 2 LPM).
Pour une PME, cela peut coûter cher. On peut envisager l'arrêt immédiat des campagnes, de nouveaux emballages, de nouveaux noms de domaine, une nouvelle signalétique, des modifications au registre du commerce, des demandes de dommages-intérêts et des frais d'avocats et de tribunaux. En cas de violation intentionnelle du droit des marques, des risques pénaux s'y ajoutent également (art. 61 LPM).
Quand le dépôt d'une marque en vaut-il la peine ?
Le dépôt d'une marque en vaut particulièrement la peine lorsque le nom ou le logo doivent être utilisés à long terme. Cela s'applique par exemple à un nouveau produit, un service, une boutique en ligne, une application, un concept de franchise ou un rebranding.
Par le dépôt, vous définissez pour quels produits et services vous revendiquez la protection. Cette étendue de la protection est centrale. Une marque ne protège pas « tout », mais en principe les produits et services enregistrés. C'est pourquoi la liste des produits et services doit être formulée avec soin. Si elle est trop restreinte, la protection fera défaut par la suite. Si elle est trop large ou inappropriée, elle génère des risques et des coûts inutiles.
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Comment procéder en pratique ?
La méthode la plus sûre est de procéder par étapes. Vérifiez d'abord si le nom souhaité possède un caractère distinctif. Les termes purement descriptifs sont plus faibles et souvent plus difficiles à protéger. Recherchez ensuite les marques identiques et similaires dans Swissreg. Complétez cette recherche par les marques internationales, les raisons de commerce au registre du commerce, les noms de domaine et une recherche générale sur le web.
Ensuite, vous ne devez pas seulement collecter les résultats, mais évaluer le risque de conflit. Trois questions fondamentales se posent : Les produits ou services sont-ils identiques ou similaires ? Le nom ou le logo sont-ils similaires ? Le public pourrait-il supposer que les deux offres proviennent de la même entreprise ou sont liées sur le plan économique ?
Si un résultat est très proche, une adaptation est généralement moins coûteuse qu'un litige ultérieur. Changer de nom avant le lancement est contrariant. Modifier un nom après la création du site Internet, des emballages, de la publicité, l'acquisition de la clientèle et le développement de la marque est nettement plus onéreux.
Questions fréquentes sur la contrefaçon de marque en Suisse
Puis-je utiliser un nom si le domaine est encore libre ?
Non. Un domaine libre ne signifie pas qu'il n'existe aucun droit de marque. La disponibilité du domaine, l'inscription au registre du commerce et le droit des marques sont des niveaux différents. Avant l'enregistrement et l'utilisation, vous devez vérifier s'il existe des marques ou des raisons de commerce identiques ou similaires.
L'IPI vérifie-t-il les marques antérieures lors du dépôt d'une marque ?
L'IPI n'examine pas d'office si votre marque entre en conflit avec des marques antérieures identiques ou similaires. C'est pourquoi une marque peut être enregistrée puis contestée ultérieurement si elle porte atteinte à des droits antérieurs.
Un logo similaire est-il autorisé si le nom est différent ?
Cela dépend de l'impression d'ensemble. Un nom de marque différent peut aider, mais n'élimine pas toujours le risque. Si le motif visuel, la forme, l'univers de couleurs et la disposition rappellent fortement une marque antérieure, un risque de confusion peut tout de même subsister.
Quelle est l'étape la plus importante pour éviter une contrefaçon de marque ?
L'étape la plus importante est d'effectuer une recherche avant le lancement. Ne recherchez pas seulement des noms identiques, mais aussi des signes similaires, des secteurs d'activité similaires et des logos similaires. Plus vous vérifiez tôt, plus vous pouvez éviter les risques facilement et à moindre coût.
